Registro de Marcas
A IMPORTÂNCIA DO CORRETO DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DE UMA MARCA

Muitas vezes, percebemos que o empreendedor se preocupa em desenvolver sua identidade, criando marca, logotipo e todo material de identificação visual, porém, sem qualquer preocupação quanto à possibilidade de registro exclusivo ou não da marca desenvolvida e sua devida proteção no território nacional.

Um exemplo é quando o empreendedor cria como marca um sinal de caráter genérico, com relação direta com o produto ou serviço que explora, tornando a marca fraca, por não haver a possibilidade de registro exclusivo.

O inciso VI do artigo 124 a Lei de Propriedade Industrial estabelece que não é passível de registro como marca sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Conforme preceitua a norma, não é possível o registro no INPI de sinais que guardam vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir, e, neste sentido, expressões como “mercado”, “consultoria”, “feira”, “diet shake”, entre outros, não são passíveis de registro exclusivo, pois, tais expressões designam a categoria ao qual pertence o produto desenvolvido ou o serviço prestado.

Além do INPI, o Poder Judiciário vem decidindo no sentido de que expressões de caráter genérico são de uso comum e não podem ser de uso exclusivo:

TRF-2 – APELAÇÃO CIVEL AC 422346 RJ 2002.51.01.530657-0 (TRF-2). Data de publicação: 19/12/2008. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MEDIDA CAUTELAR – REGISTRO DE MARCA – MARCAS – DIET SHAKE  E DIET WAY SUFICIENTEMENTE DISTINTAS – POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA – OS TERMOS DIET E SHAKE, ISOLADAMENTE, SÃO DE USO COMUM E NÃO PODEM SER DE USO EXCLUSIVO. – As marcas DIET SHAKE e DIET WAY embora designem o mesmo produto, são suficientemente distintas, seja quanto aos termos nominativos, seja quanto aos aspectos gráficos, inexistindo violação ao art. 124, XIX, da LPI. – Os termos DIET e SHAKE são expressões que possuem caráter genérico e de uso comum, não dotadas de suficiente distintividade. Todavia, descabe o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca “DIET SHAKE”, uma vez que se trata de marca mista. Isto é, além do aspecto nominativo, outros elementos figurativos revestem de forma suficiente o signo, viabilizando a identificação dos produtos da Ré não apenas pelo nome, mas também pelo tipo de grafia, pelas cores utilizadas e pelo desenho que faz parte de sua marca (art. 124, VI da LPI). – As expressões DIET e SHAKE não são passíveis de uso exclusivo, pois são palavras de uso comum, insuscetíveis de apropriação. A Ré NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA deve permanecer com a titularidade de suas marcas, mas não poderá impedir que outras empresas se utilizem dessas expressões. – Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada.

TJ-SP – Apelação APL 9077656072005826 SP 9077656-07.2005.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 28/03/2011. Ementa: MARCA E NOME EMPRESARIAL Ação de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos Sentença de improcedência Inconformismo Não acolhimento – Marca cujo registro não lhe confere exclusividade, seja quanto ao elemento nominativo, seja quanto ao figurativo Nome empresarial constituído por vocábulo de uso comum. Recurso desprovido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. LIMITAÇÃO DE USO. ART. 124, INCISO VI, LEI Nº 9.279/96. 1. A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores. 2. O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro como marca do “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. 3. O produto designado pela marca em questão se consubstancia em um mecanismo de instalação rápida para portas, daí tendo decorrido a ideia central do signo “PORTAPRONTA”, que somente foi considerado passível de registro por apresentar ao lado do elemento nominativo, um elemento figurativo, conferindo-lhe a necessária distintividade. 4. Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras “PORTA” e “PRONTA” e sim da expressão resultante da soma das duas – “PORTAPRONTA”, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio. 5. Apelação improvida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse (2). RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/03/2011).

A doutrina segue o mesmo entendimento. Na obra Tratado de Direito Commercial Brasileiro, Carvalho de Mendonça ensina que “o industrial e o comerciante tem a liberdade na escolha das marcas, para assinalarem os seus produtos ou as suas mercadorias, salvo restrições que visam manter a lealdade na concorrência comercial, garantir a ordem pública, assegurar a moralidade e o respeito a direitos de terceiros” (In Tratado de Direito Commercial Brasileiro, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, Vol. V, Livro III, 1934, p. 249, em ortografia atualizada).

Diante do exposto, o empreendedor ao desenvolver uma marca deve verificar se ela é passível de registro exclusivo, se a marca apresenta algo novo, de forte originalidade e atividade criativa, ou seja, a marca deve ser desenvolvida do “zero”, demonstrando que é nova e original. Por fim, o empreendedor ao desenvolver sua marca, deve pesquisar se há marcas similares registradas ou em processo de registro perante o INPI, pois, caso contrário, poderá ser surpreendido após forte investimento na criação e solidificação de sua marca.

Angelo Antonio Picolo. Mestre em Direito Comercial pela USP.